Con el objetivo de perfeccionar el sistema de Propiedad Industrial en nuestro país, el pasado 2 de octubre del año 2018,el Presidente de la República ingresó a trámite un Proyecto de Ley (Boletín Nº 12.235-03), que modifica la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial y la Ley Nº 20.524 que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
Dicho Proyecto ha sido aprobado por ambas cámaras del Congreso Nacional y debido a que contiene normas propias de Ley Orgánica Constitucional, ha sido enviado al Tribunal Constitucional para que realice el respectivo control de constitucionalidad, cuya tramitación se encuentra pendiente. Además ha sido enviado al Presidente de la República quien hasta la fecha no ha manifestado si realizará observaciones al Proyecto o si lo aprobará en general.
Las principales modificaciones introducidas por el Proyecto buscan permitir una mejor protección y observancia de los Derechos de Propiedad Industrial y el establecimiento de procedimientos generales de oposición y de registro más eficientes y expeditos, particularmente en materias de notificaciones y pago de tasas, reduciendo los tiempos de tramitación de dichos procedimientos.
Entre las diversas modificaciones que introduce este Proyecto de ley, se destacan las siguientes:
- Marcas Comerciales
- Reconocimiento de nuevos tipos de signos que pueden ser registrados como marcas comerciales.
Actualmente, el concepto de marca comercial se encuentra limitado a aquellas que sean susceptibles de representación gráfica, a saber, marcas denominativas, figurativas, mixtas y sonoras (pentagrama musical).
Mediante la modificación del concepto de marca del actual artículo 19 de la Ley 19.039, se busca incluir las “marcas no tradicionales” o “nuevos tipos de marcas” en nuestra legislación, tales como marcas olfativas y tridimensionales, entre otras.
- Caducidad del registro de marca por falta de uso efectivo de esta o en el caso que haya perdido su carácter distintivo
El Proyecto introduce como causal de caducidad, el no uso real y efectivo dentro del territorio nacional del registro marcario, por un período mínimo de cinco años desde la fecha de concesión del registro.Asimismo, contempla la caducidad de un registro marcario respecto de un signo que haya perdido su carácter distintivo, es decir, cuando la respectiva marca se haya transformado en la denominación genérica de un producto o servicio.
- Eliminación de las marcas de Establecimiento Comercial e Industrial.
Siguiendo la tendencia internacional en esta materia, el Proyecto propone la eliminación de la figura del registro de los nombres de establecimientos comerciales (distingue a la empresa que comercializa bienes) o industriales (distingue las instalaciones de manufacturación) como marcas.
- Ampliación del concepto de secreto comercial.
Se amplía el concepto, adecuándolo a estándares internacionales, incluyendo los ámbitos productivos, industriales o comerciales, mejorando la regulación aplicable a indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
- Introducción del delito de falsificación marcaria.
Se tipifica el delito específico de falsificación marcaria, estableciendo una pena privativa de libertad de presidio o reclusión menor en su grado mínimo a medio, que va desde los 61 días a los 3 años.
- Indemnizaciones preestablecidas en caso de infracción marcaria.
El titular de un registro marcario, cuyo derecho sea lesionado, puede demandar civilmente la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.
En el caso de falsificación de marca, el Proyecto incorpora que, una vez acreditada judicialmente la infracción, el titular de un registro marcario puede solicitar que las indemnizaciones de daños y perjuicios causados sean sustituidas por una suma única compensatoria determinada por el tribunal en relación a la gravedad de la infracción, la que no podrá ser mayor de 2.000 Unidades Tributarias Mensuales por infracción. Este derecho de opción deberá ejercerse en la demanda de indemnización de perjuicios.
- Patentes de Invención
- Otorgamiento de patente provisional.
El Proyecto otorga a cualquier persona que tenga una invención, la posibilidad de solicitar una patente provisional, en el caso de que aún no pueda cumplir con los requisitos de presentación de una patente definitiva, por el término de 12 meses. La patente provisional confiere a su titular un derecho de prioridad para presentar una patente definitiva dentro del plazo de 12 meses, contado desde la presentación de la solicitud. Esta modificación busca que la legislación nacional cumpla con los estándares internacionales, como la legislación actual de Estados Unidos, Australia y Portugal.
- Limitaciones al Derecho de Patente.
La ley actual no dispone limitaciones ni excepciones a los derechos de propiedad industrial, que se adecúen a los estándares internacionales, razón por la cual el Proyecto introduce una serie de limitaciones a los derechos conferidos.
Se establece que la patente de invención no otorga el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o utilicen la materia protegida por una patente, siempre y cuando tengan el fin de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico, químico agrícola u otro. Lo anterior no faculta que dichos productos sean comercializados sin autorización de titular de la patente.
Entre los actos más relevantes a los cuales el derecho conferido por una patente no se extenderá destacamos:
- Los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales.
- Los actos realizados por motivos exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invención patentada.
- La preparación de medicamentos bajo prescripción medica para casos individuales.
- Se establece el cobro de tasas por exceso de hojas en las solicitudes de Patente.
Toda solicitud de patente de invención que exceda de 80 hojas deberá pagar, conjuntamente con la tasa de presentación, una tasa adicional equivalente a 1 unidad tributaria mensual por cada 20 hojas adicionales o fracción.
- Acción de usurpación de patente.
El Proyecto introduce la figura de “usurpación de patente”, que regula los casos en los cuales quien haya obtenido la patente no tuviere derecho. El legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios, cuando dicha patente haya sido registrada por quien no tiene derecho a hacerlo.
- Límite a la protección suplementaria.
El Proyecto reduce el plazo para solicitar la protección suplementaria de seis meses a sesenta días contados desde el otorgamiento del registro y limita la extensión de la protección hasta un plazo máximo de cinco años, al margen del período de tramitación con demora injustificada que pueda acreditarse.
- Dibujos y Diseños Industriales
- Creación de un mecanismo simple para la obtención de un Certificado de Depósito de Dibujos y Diseños industriales.
El Proyecto establece para la solicitud de protección de dibujos y diseños industriales, la posibilidad de acogerse a un nuevo “Procedimiento Abreviado”, conforme al cual se le otorgará al solicitante un certificado de depósitode dibujo o diseño industrial, sin necesidad que se realice el examen de fondo de la solicitud, el cual en todo caso, puede ser solicitado en el futuro tanto por el titular del registro, como por un tercero.
Asimismo, el Proyecto incluye una modificación al periodo de protección de los dibujos y diseños industriales obtenidos a través del procedimiento abreviado, desde los diez años actuales a quince años.
- Traslado a la justicia ordinaria.
El Proyecto de leyintroduce el trasladode la resolución de controversias relativas a Invenciones de Servicio, desde el Tribunal de Propiedad Intelectual e Industrial a la Justicia Ordinaria, mediante un procedimiento breve y sumario.
- Modificaciones a la Ley 20.254
En relación a las facultades del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, se establece la posibilidad que éste pueda comparecer como parte ante los tribunales ordinarios de justicia, en los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas de los procedimientos seguidos ante el Instituto.
Se amplían las facultades de INAPI en materia de recaudación de fondos que la ley asigna, a nombre propio o de terceros, incluyendo ya no sólo los provenientes de Tratados Internacionales vigentes, sino también los recibidos por convenios de cooperación celebrados con entidades nacionales o internacionales.